国家知识产权局专利审查协作中心 张长兴
一、引言
根据我国专利法的规定，实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门（即国家知识产权局）做出授予实用新型专利权的决定。即，对实用新型专利申请仅依据专利法实施细则第四十四条第一款第（二）项的规定内容进行初步审查，而对实用新型专利申请是否具有专利法第二十二条规定的新颖性、创造性和实用性不进行审查。这种审查方式的必然结果是：某些被授于专利权的实用新型专利实际上并不符合专利法第二十二条关于新颖性、创造性和实用性的规定，即不具备授予专利权的条件。
由于实用新型专利权的这种不确定性，导致在实用新型专利侵权纠纷中大多首先要对实用新型专利进行所谓的“确权”判定。
以往的途径通常是首先由被告——被诉侵权人在诉讼答辩期内向专利复审委员会请求宣告提起侵权诉讼的实用新型专利无效，同时请求人民法院中止专利侵权诉讼，然后诉讼双方当事人以及人民法院共同等待专利复审委员会做出该实用新型专利是否有效的决定。如果该实用新型专利被宣告无效，则人民法院无须再作侵权审判。如果该实用新型专利维持有效，则再由人民法院做出侵权判决。这一途径通常是漫长的，势必会给诉讼双方中有利当事人一方造成经济利益损失。即，对于有效专利来说，由于侵权诉讼的中止，专利权人不能及时获得赔偿。对于无效专利来说，由于被告被迫参与专利侵权诉讼以及提出无效请求，须付出一定的精力和费用。
为了提高实用新型专利的权利确定性，以有利于实用新型专利的保护，在不改变实用新型专利申请审查方式的前提下，于2001年7月1日开始实施的第二次修改的《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款规定了专利侵权纠纷“涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”；《中华人民共和国专利法实施细则》第五十五条第一款规定了“授予实用新型专利权的决定公告后，实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告”。为适应新修改的专利法及其实施细则，2001年6月19日最高人民法院审判委员会第1180次会议通过的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第八条规定了“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具国务院专利行政部门作出的检索报告”，第九条规定了“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；……”；2001年6月5日最高人民法院审判委员会第1179次会议通过的《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》的第四条规定了“申请人提出申请时，应当提交下列证据：（一）专利权人应当提交证明其专利权事实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。……”。
由此可见，对实用新型专利做出检索报告，可使专利权人对其专利权的确定性有一初步的判断，从而使其进行的专利侵权诉讼更具针对性和把握。在诉讼审判过程中，从专业技术知识的角度出发，实用新型专利检索报告对人民法院判断是否侵权也具有一定的参考作用。
总之，对实用新型专利及时公正地做出检索报告，可有效地起到加大实用新型专利的保护力度的作用，具有重要的意义。
二、做出实用新型专利检索报告的流程
根据《中华人民共和国专利法实施细则》第五十五条和第五十六条的规定，做出实用新型专利检索报告包括下列流程：
1、专利权人提出请求。
授予实用新型专利权的决定公告后，由实用新型专利权人向国家知识产权局提出做出实用新型专利检索报告的请求。在提出请求时，专利权人应当提交请求书、专利说明书（或者指明其专利号）及专利证书复印件各两份。请求书中应当写明实用新型专利的法律状态，并附具有关证明。
2、国家知识产权局专利局受理和形式审查。
国家知识产权局专利局初审及流程管理部受理请求人提出的请求书，然后转交给实用新型审查部，由该部的流程二处进行形式审查。发现有不符合规定的，通知请求人在指定期限内补正，逾期不补正的，该请求被视为撤回。形式审查合格后，由该部转交给国家知识产权局专利审查协作中心进行检索并做出检索报告。
3、国家知识产权局专利审查协作中心负责进行检索、审核，完成检索报告。完成检索报告的时间为3个星期。
4、国家知识产权局专利局发文，寄给请求人。
由协作中心将审核后的该实用新型专利检索报告以及引用的对比文件一同转交给专利局初审及流程管理部发文组发文，寄给请求人。同时将该实用新型专利案卷转交给实用新型审查部，归档管理。
5、实用新型专利检索报告的更正。
承担检索的部门在发现实用新型专利检索报告中的错误后，可以自行更正，并将更正后的检索报告及时送交请求人，代替原先做出的检索报告。
上述整个流程一般在两个月内完成。
三、有关实用新型专利检索的几个问题
1、检索员要针对请求人提出的实用新型专利的全部权利要求进行新颖性和创造性检索，如果实用新型专利保护的主题属于下列情况，可以不进行检索
（1）属于专利法第五条或者第二十五条规定的范围；
（2）不具有实用性；
（3）不符合专利法实施细则第二条第二款的规定；
（4）说明书未对该专利的主题作出清楚、完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现。
如果实用新型专利保护的主题之间不具有单一性，应当通知请求人缴纳附加检索费。请求人未缴纳附加检索费的，则只检索该实用新型专利的第一项权利要求保护的主题以及与其具有单一性的其他保护的主题。对其余不具有单一性的保护主题可以不进行检索。
2、对实用新型专利的创造性评价时需特殊考虑的问题
（1）在评价实用新型专利创造性时，不考虑技术方案中的那些不导致产品的形状、构造或者其结合产生变化的技术特征，如材料特征、方法特征，即视为这些特征不存在。
（2）评价实用新型专利创造性的标准低于发明专利创造性的标准。这表现在判断现有技术中是否存在“技术启示”时，对于实用新型来说，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或相关的技术领域，而不像评价发明专利的创造性时，还要考虑该发明所要解决的技术问题能够促使本领域技术人员到其中寻找技术手段的其他领域。另外，一般引用一篇或者两篇现有技术评价实用新型专利的创造性。
3、填写检索报告表格
实用新型检索报告表格的主要内容包括做出检索报告的实用新型专利的著录项目（包括专利号、申请日、授权公告日、专利权人/请求人、名称、请求号、请求日期）、检索针对的权利要求（包括对某些权利要求不进行检索的解释和分析）、检索的领域及检索数据库、引用的对比文件（类型、文件号、公开日期、相关部分、相关的权利要求）、是否符合专利法第二十二条有关新颖性、创造性规定的初步结论，支持该结论的简要说明和解释。
按照实施细则第五十六条第二款规定，对于不符合专利法第二十二条有关新颖性或者创造性规定的权利要求，要逐一进行评价，应当引证对比文件，说明理由，并附具所引证对比文件的复印件。
如果该实用新型专利保护的主题属于上述不必检索的情形或者因单一性缺陷而需要限制检索的情形，检索报告中必须说明原因，并作出必要的分析。
四、目前已完成的实用新型检索报告之情况介绍及分析
从2001年8月受理第一件实用新型检索报告请求到2003年9月底审查协作中心共受理请求2338件，完成2070件，其中结论（1）924件，占完成总量的44.6%；结论（2）766件，占完成总量的37%；结论（3）376件，占完成总量的18.2%；结论（4）4件，占完成总量的0.002%。
上述结论（1）是全部权利要求具备新颖性和创造性；结论（2）是全部权利要求不具备新颖性和创造性；结论（3）是部分权利要求具备新颖性和创造性；结论（4）是不进行检索检索。
具体到各个年度的数据如下：
2001年收到请求490件，完成329件，其中结论（1）141件，结论（2）127件，结论（3）61件，结论（4）0件。
2002年收到请求1114件，完成1051件，其中结论（1）474件，结论（2）395件，结论（3）180件，结论（4）2件。
2003年1—9月收到请求784件，完成690件，其中结论（1）309件，结论（2）244件，结论（3）135件，结论（4）2件。
五、专利权人及代理人应注意的事项
1、请求做出检索报告的时机
根据专利法实施细则第五十五条第一款的规定，授予实用新型专利权的决定公告后，专利权人就可以请求国家知识产权局做出检索报告。因而，专利权人不必等到即将开始侵权诉讼时再请求做出检索报告，而要尽早提出请求，以争取主动，避免在时间上造成不利影响。
2、提出请求时应注意下列事项，以缩短时间
（1）确定合法的请求人：请求人应当与专利权人一致，有多个专利权人的，请求人应当是所有的专利权人，或者是所有专利权人所委托的代表人；请求人是单位的，应当在请求书中加盖单位公章。
（2）如果专利权人委托代理机构办理，在提出请求时应当同时提交《专利代理委托书》，并且在请求书上盖章。但是，专利代理机构不能作为请求人。
（3）提交或者指定正确的检索文本：检索文本应当是授权公告的实用新型专利文件，或者是经生效的无效宣告请求审查决定等维持有效的专利文件。
（4）每项请求应当限于一项实用新型专利。如果实用新型专利保护的主题之间不具有单一性，请求人在接到国家知识产权局关于缴纳附加检索费的通知后，应当及时缴纳附加检索费，或者及时通知国家知识产权局不缴纳附加费而只要求部分检索，以使检索部门尽快进行检索。
（5）写明的实用新型专利的法律状态要正确。
（6）提交的文件要齐全。包括请求书一式两份、实用新型专利证书复印件一式两份。如果有的话，还包括专利代理委托书一份、无效宣告或者撤销请求审查决定复印件一式两份、专利权终止通知书复印件一式两份。
（7）及时缴纳检索费。
3、提请专利权人注意，国家知识产权局做出的实用新型专利检索报告不是行政决定，专利权人不能就此检索报告提起行政诉讼
六、结束语
做出实用新型专利检索报告是依据新修改的专利法开展的一项新的工作，国家知识产权局对此项工作非常重视，在局领导的直接领导下，局内各业务部门和管理部门积极工作，相互协作，并且征求了人民法院方面的意见，在新专利法实施之前做好了相关的准备工作。同时，广大专利权人和代理机构对此项工作也非常关注，在新专利法实施的第一个工作日7月2日（星期一）一早就有专利权人询问此事，这反映出了实用新型专利检索工作的重要性及其意义。
由于此项工作开展时间较短，某些方面还存在不足，不能满足专利权人、代理机构以及公众的要求。比如，一些专利权人或代理人指出目前的流程较复杂，周期较长，希望能简化流程，并设立加快程序，还提出多个专利权人之一就应当有权请求作出检索报告；公众也认为除专利权人之外，公众也应当有权提出请求。
作为具体的检索单位，协作中心要认真检索，严格审核，保证质量，及时做出检索报告。希望专利权人、代理机构以及国家知识产权局各相关部门共同配合，做好实用新型专利检索报告工作，促进实用新型专利保护。
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